申請外國專利保密審查制度之探析--以申請臺灣專利為例
日前國務院公佈了《國務院關於修改〈中華人民共和國專利法實施細則〉的決定》(細則全文見本報第十五版、第十六版),自2010年2月1日起施行。有關內容如下:
一、任何單位或個人將其在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的,應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。
二、進行保密審查的方式有三種:
1、準備直接申請外國專利的(直接向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的),應當事先向國務院專利行政部門提出請求,並詳細說明其技術方案;
2、申請中國專利的(向國務院專利行政部門申請專利後擬向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的),應當在向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請前向國務院專利行政部門提出請求;
3、提交國際專利申請的(向國務院專利行政部門提交專利國際申請的),視為同時提出了保密審查請求。
三、對於違反上述規定向外國申請專利的發明或者實用新型,在中國申請專利的,不授予專利權。此條款同時為駁回理由及無效理由。也就是說即便專利局審查時沒有發現,授權後競爭對手同樣可以不符合該條款為由將其無效。
該項措施確實對臺灣客戶的專利申請策略產生了一定的影響,以前臺商會利用先去其他國家申請專利再回臺灣主張優先權的方法搶占先機,但是這條路現在因為保密審查進程受阻,因此申請人需要在半年前就做出是否向外國申請專利的決定,以免貽誤時機。目前專利法規定提交國際專利PCT申請的視為同時提出了保密審查請求,即此時的保密審查請求不是單獨提起的程序,審查時間上會加快。但是現在通過PCT申請來加快審查程序其實不完全適用申請臺灣專利,因為在中國申請PCT,中國必然是第一申請國,另外第三國則是後續順位申請國,但是臺灣智慧財產法律規定臺灣只承認PCT第一申請國的優先權(而中國排除在承認範圍之外)。由此看來,申請PCT若只是為了省去保密審查的時間而得不到優先權是得不償失的。
綜上所述,根據客戶最終是否計劃申請中國專利,在現今法律框架下,有以下三個方案可供參考:
一、如果客戶最終不欲在中國佈局市場,可在不提起保密審查程序的前提下直接去臺灣申請專利。這樣違反程序的後果即是無法獲得中國的專利權。這樣的風險客戶應當預先評估。
二、如果客戶最終計劃在中國申請專利,那麼在中國申請專利獲得專利權後再去臺灣申請專利的做法是高效可行的,這樣在提起保密審查程序的銜接及文件準備上會有些許的優勢,表現為在保密審查材料準備上不用提供詳細說明其技術方案的文件,而且中國專利申請-保密審查-臺灣專利申請整個程序的銜接也會比較流暢、省時,使得專利的申請日也會比較靠前。
三、如果客戶急於獲得臺灣的專利權,那麼直接去臺灣申請專利的同時單獨提起保密審查(要詳細說明其技術方案)的做法是唯一的選擇。就專利部門的答覆:保密審查時間平均一到兩個月左右,在初步保密審查階段未發現問題的,審查即告結束。相較之前的4-6個月的說法時間已經大大縮短。
